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怎样绕开申请专利时自挖的“陷阱”
信息来源:德权律师事务所 日期:2008-7-8 发布者:张伟 专利代理人
     
 

    一项专利技术,虽然不乏发明人的一个灵感而成,但更多的是靠发明人刻苦钻研才得以成功,当技术成熟,发明人考虑申请专利时,却往往因为自己一些不经意的举动,导致专利申请前功尽弃或造成无法挽回的损失。为了避免发明人的研究成果毁于一旦,笔者就专利申请前后所应注意的事项建议如下:

   一.申请日前

   (1)不公开发表文章

   发明人在其研究领域有所创新后,往往会将其研究成果在行业期刊上发表,这种情况在高校尤为普遍。有经验的代理人往往会询问发明人是否已将申请专利的技术的文章发表,若已经发表了的,则提醒发明人不能再申请专利,或请发明人修改技术方案。此时发明人往往会觉得委屈,“这是我自己发的文章”。此时,是谁发表的已经不重要,重要的是,一旦文章发表,则属于公知技术。专利法第二十二条规定,“新颖性,是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过……”,这种发表,当然包括发明人自己的文章。

   有的代理机构在申请时疏于提醒,但发明专利在进入实质审查之后,审查员在检索相关文献时,也会将发明人自己发表的文章作为对比文件指出,对于相同的技术方案已经完全被公开的,则只能是回天无力了,此时,发明人损失的不只是辛苦研制的技术,还有经济上的损失。

   实用新型专利,虽然没有实质审查的过程,申请人可以比较容易地拿到专利证书,但是,当投入生产且取得巨大效益之后,难免有被仿制的情况,一旦专利权人提起侵权诉讼,侵权者往往会到专利复审委员会请求宣告该专利无效。依据的,也许正是申请日前发明人自己公开的文章。

   (2)申请专利时无需生产样品

    有许多发明人,他们通过研究、推理、分析、计算认为一项方案具有可行性,但却没有真正生产出产品,此时,发明人尽可以去申请专利保护而无需生产出产品,这不影响专利的授权;如果发明人等到投产实施进行试验后再申请专利,则可能导致相同的技术被别人抢先申请。审查一件专利申请是否具有新颖性、创造性的界限就是申请日,所以,不要在生产样品上耽误专利申请的时间。

   (3)委托其他单位试验生产应注意签订保密合同


   有些技术是需要投产试验才能看出是否具有效果,此时,试验数据就是专利申请的一部分,许多发明人自己无力做这种试验,需要与企业联合进行试验,此时,与企业签订保密合同是非常重要的。

   如果发明人未与试验企业签订保密合同也没有口头约定,则企业没有对其技术进行保密的义务,“口头公开”是专利技术被公开的一种方式,企业极有可能通过这种方式将具体技术内容给予公开从而影响专利申请的新颖性。

   更为重要的是,根据专利法第二十四条第(三)项的规定,“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,他人未经申请人同意而泄露其内容的,不丧失新颖性。”因此,若发明人与企业签订了保密协议,则即使企业违背协议而将技术内容予以公开,则发明人在6个月内申请专利的,也不影响技术的新颖性。这就是说,当发明人无法在事实上控制技术内容被公开时,必须要在程序上加以弥补,以切实维护自己的权利。

  (4)不丧失新颖性宽限期时应在申请时标明

    在申请日以前6个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

   (一) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

   (二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

   (三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

    上述规定是法律赋予专利技术不丧失新颖性的宽限期,但享受这种宽限期的前提,就是要在申请时声明,并在两个月内提交相关证明文件。 

   如果存在上述三种情况之一时,申请人不要存在侥幸心理,在提交申请文件时不予声明。如果申请人在原始申请时未予声明,则在实质审查过程中,审查员检索到该技术已经被上述方式之一公开的文件,或者专利被授权以后由他人启动了无效程序,则上述公开都将是专利权无效的关键因素,但若在原始申请时已经声明,则都是可以避免的。

    二.申请日至授权日期间,不公开专利申请的内容

    专利申请日是评价一件专利新颖性、创造性、实用性的日期界限,确定了一项专利的申请日,即说明相同的技术方案不能再由他人申请专利,这是专利法上的先申请原则。但专利技术要真正获得保护,则只能在授权以后,所以,在还没有获得专利证书之前,一定不要擅自公开具体的技术内容,因为这段时间是不受专利保护的。

   发明专利申请在审查过程中包括“公布”程序,即在专利申请进入实质审查程序前先向社会公开,由于这种先行公开还没有专利权保护,所以,我国法律规定了临时保护措施,“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。但对于实用新型和外观设计专利,由于授权前没有“公布”这一过程,所以法律上没有赋予申请人这种临时保护措施。

   为了促进专利技术的实施,许多申请人在获得授权前就开始寻找与之合作的企业,与企业洽谈过程中,往往会透露专利的具体技术内容。对于产品结构简单、生产容易且销路十分看好的短期产品,一些企业为了谋取私利往往抛开申请人自己生产,此时,即使申请人知道了企业的行为,也没有更好的维权方法。而当专利获得授权后,该企业就停止生产,从而使专利权人投诉无门。因此,为了避免申请人的研究成果不被他人白白占用,要耐心等到专利授权后再与企业洽谈合作事宜为佳。

 
   
   
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