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德权视角 | 美国专利现有技术认定浅析

摘要：专利申请要获得授权需要满足新颖性、创造性和实用性。在新颖性和创造性判定上是与现有技术进行比对的，因此确定哪些技术属于现有技术就显得尤为重要。文本主要浅析美国如何对现有技术进行认定的，以及与我国在现有技术认定方面的一些差异。

关键词：有效申请日；现有技术；新颖性。

1 、引言

创新是衡量一个国家科学技术水平的重要标志，而知识产权是保护创新的最有力的手段。专利权作为一种知识产权，是用来保护发明创造的。通常来讲，专利权是指一项发明创造向所在国或地区主管当局提出专利申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。所在国或地区主管当局在对发明创造进行审查的时候，通常都要考虑到三性，即，新颖性、创造性和实用性。实用性一般来说就是要能够在产业上制造或者使用，并且能够产生积极效果等等。在新颖性和创造性的判定方面，各个国家或地区的判定原则大体相同，一般都是与现有技术相比较，但是在现有技术的认定上存在着些许差异。对于一件对比文件，依据我国专利法被视为现有技术，但是依据美国专利法则有可能不会被视为现有技术。本文主要浅析美国专利法对现有技术的认定问题。

2 、有效申请日

提到美国专利申请现有技术的认定就不得不说“有效申请日（effective filling date）”这一概念，其是在2011年修订的《美国发明法案》（The Leahy-Smith America Invents Act, AIA） 提出的。有效申请日是针对专利或者专利申请中要求保护的发明的，要求保护的发明是指专利或专利申请中由权利要求限定的主题，换言之就是一项一项的权利要求所涵盖的技术方案。根据35 U.S.C. 100条规定可知，对于享有优先权或在先申请的权益的，要求保护的发明的有效申请日为其优先权申请或最早在先申请的申请日，否则为其实际申请日。比如，对于继续申请而言，其有效申请日为其母案的申请日。对于部分继续申请而言，若要求保护的发明包含在其母案内，则有效申请日为其母案申请日；若要求保护的发明未包含在母案内，则有效申请日为其实际申请日。

3 、现有技术认定

美国在新颖性判定方面与我国一样，采用的是绝对新颖性，也就是说要求保护的发明不是现有技术。我国专利法意义上的现有技术规定在专利法第22条第5款中，其规定了本法所称现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。美国关于现有技术的规定是在美国专利法第102条第（a）款给出的，规定了下面两种情形属于现有技术，即，情形（1）：要求保护的发明在其有效申请日之前已经获得专利、在出版物中已有描述，或者被公开使用、销售或者以其他方式为公众可获得；情形（2）：要求保护的发明被描述在其有效申请日前由他人有效提出的美国授权专利中，或者被公开或被视为公开在其有效申请日前由他人有效提出的美国专利申请中。

上述情形（1）与我国专利法规定的现有技术大体相同。对于情形（2），其类似于我国的抵触申请，即在有效申请日前提出并且公布在有效申请日（含）之后的专利申请文件中或者公告在有效申请日（含）之后的专利文件中。但是美国专利法规定的是由“他人”提出，而我国专利法规定的是“任何单位或个人”。具体地，我国专利法第22条第2款规定了“也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中”。由此可知，我国的抵触申请还包括同一申请人提出的同样的发明或实用新型，而在美国，这种情况是不会被视为现有技术的。

另外，对于在要求保护的发明的有效申请日前1年（含）之内的披露，美国专利法第102条第（b）（1）款还规定了两种例外情况——例外情况（a）和（b），即，在例外情况（a）和（b）两种情况下不把在要求保护的发明的有效申请日前1年（含）之内的披露视为现有技术。对于例外情况（a），其是指：若在要求保护的发明的有效申请日前1年（含）之内的披露是由发明人或共同发明人做出的，或者是由直接或间接地从发明人或共同发明人获得披露的主题的他人所做出的，则不被视为现有技术。对于例外情况（b），其是指：在要求保护的发明的有效申请日前1年（含）之内的披露之前，所披露的主题已经被发明人或共同发明人公开披露了，或者由直接或间接地从发明人或共同发明人获得披露的主题的他人公开披露了。

从上述可知，对于一件要求保护的发明，在其有效申请日前1年（含）之内被披露了，如果此披露是由发明人或者共同发明人做出的，则此披露不被视为现有技术，也就是说此披露并不能使本要求保护的发明丧失新颖性。如图1所示，将要求保护的发明的有效申请日视为0，在其之前1年（含）内存在披露A，该披露A公开了本要求保护的发明，且该披露A是由本要求保护的发明的发明人或共同发明人做出的，那么披露A不能够使本要求保护的发明丧失新颖性。 

图 1

如果图1中的披露A是由他人做出的，会不会使本要求保护的发明丧失新颖性呢？需要视情况来看。如果该他人是直接或间接地从发明人或共同发明人获得的披露A所披露的主题而进行了披露A，那么披露A也不能使本要求保护的发明丧失新颖性。如果该他人并不是直接或间接地从发明人或共同发明人获得的披露A所披露的主题而进行了披露A，但是在该他人进行披露A之前，发明人或共同发明人已经进行了披露，则此披露A也不能使本要求保护的发明丧失新颖性。如图2所示，其中披露B公开了本要求保护的发明且是由本要求保护的发明的发明人或共同发明人做出的，并且披露B是在披露A做出之前做出的，这种情况下披露A不被视为现有技术，因而不能影响本要求保护的发明的新颖性。另外，由于披露B是本要求保护的发明的发明人或共同发明人做出的，因此也不能影响本要求保护的发明的新颖性。然而，如果披露B是在披露A之后做出的，如图3所示，这种情况下，披露A就会被视为现有技术，从而能够影响本要求保护的发明的新颖性。

图 2 

图 3

如果他人并不是直接或间接地从发明人或共同发明人获得披露A所披露的主题而进行了披露A，但是在该他人进行披露A之前，有另一他人进行了披露C并且披露C所公开的主题是该另一他人直接或间接地从发明人或共同发明人获得的，则披露A也不能使本要求保护的发明丧失新颖性，如图4所示。如果披露C是在披露A公开之后公开的，如图5所示，则披露A就会被视为现有技术，从而会影响本要求保护的发明的新颖性。

 图 4 

图 5

对于上述情形（2），即他人在要求保护的发明的有效申请日之前提出且在该有效申请日（含）之后公布在美国专利申请文件中或者公告在美国专利文件中，在美国专利法第102条第b(2)款，规定了三种不被视为现有技术的例外情况。本文将这三种例外情况分别称为例外情况（c）、例外情况（d）和例外情况（e），其中： 例外情况（c）是指所公开的主题是直接或间接地从发明人或共同发明人获得的； 例外情况（d）是指所公开的主题在其由他人有效提出之前已经被发明人或共同发明人公开披露了，或者已经由直接或间接地从发明人或共同发明人获得披露的主题的他人公开披露了； 以及例外情况（e）是指所公开的主题和要求保护的发明在本要求保护的发明的有效申请日（含）之前归属于同一人所有或者具有转让给同一人的义务。 如图6所示，其中0表示要求保护的发明的有效申请日，t1表示美国专利申请或专利A的有效申请日并且t1在本要求保护的发明的有效申请日之前，t表示美国专利申请或专利A的公开日并且t在本要求保护的发明的有效申请日之后，以及美国专利申请或专利A披露了本要求保护的发明。

 图 6

如果美国专利申请或专利A公开的主题是直接或间接地从本要求保护的发明的发明人或共同发明人获得的，即属于例外情况（c），则美国专利申请或专利A不被视为现有技术，从而不能够影响本要求保护的发明的新颖性。

 图 7

如果美国专利申请或专利A公开的主题不是直接地或间接地从本要求保护的发明的发明人或共同发明人获得的，但是，如图7所示，在美国专利申请或专利A的有效申请日t1之前的时间t2存在披露D，该披露D也披露了本要求保护的发明。如果披露D是由本要求保护的发明的发明人或共同发明人公开披露的，或者是由直接或间接地从本要求保护的发明的发明人或共同发明人获得披露的主题的他人公开披露的，即属于例外情况（d），则美国专利申请或专利A不被视为现有技术，从而不能够影响本要求保护的发明的新颖性。这里需要强调一点，对于披露D的时间t2，如果t2在本要求保护的发明的有效申请日之前超过一年了，那么披露D是会影响本要求保护的发明的新颖性的，即，会使本要求保护的发明丧失新颖性。

对于例外情况（e），指的是共同所有权的问题，就是说在要求保护的发明的有效申请日（含）之前，披露的主题和要求保护的发明归属于同一人或者具有转让给同一人的义务。比如，在图6中，美国专利申请或专利A公开的主题不是直接地或间接地从本要求保护的发明的发明人或共同发明人获得的，并且在其有效申请日之前也没有被发明人或共同发明人公开披露，而且也没有被由直接或间接地从发明人或共同发明人获得该主题的他人公开披露，但是在要求保护的发明的有效申请日（图6中的“0”）或其之前，美国专利申请或专利A的申请权或专利权被转让给了本要求保护的发明的权利人，那么美国专利申请或专利A就不会被视为现有技术，从而不会对本要求保护的发明的新颖性造成影响。

4 、结论

美国专利法意义上的现有技术的认定比我国专利法意义上的现有技术认定要宽泛些。通常来讲，有效申请日前一年内的公开一般都不视为现有技术。我国虽然也有不丧失新颖性宽限期，但是只限于六个月，而且还有非常严格的条件限制。对于抵触申请来说，在美国专利法上无论申请人自己或他人的公开都不会影响新颖性，而在我国专利法上申请人自己的公开也是会影响新颖性的。在接收到美国官方的审查意见通知书的时候，申请人一定要先确认该审查意见通知书所引用的对比文件是否属于美国专利法102条（a）款所规定的现有技术的两种情形（1）和（2）。在属于情形（1）的情况下，需要进一步判断是否属于被排除现有技术的例外情况（a）和例外情况（b）。在属于情形（2）的情况下，需要进一步判断是否属于被排除现有技术的例外情况（c）、例外情况（d）和例外情况（e）。只有这几种例外情况都不属于的情况下所引用的对比文件才能够用来评价本申请的新颖性和创造性。


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